美国商标通过审查、进入公告期后,并不意味着已经顺利完成注册。在公告阶段,有任何第三方认为该商标获准注册可能损害自身权益,均可以向美国商标审判与上诉委员会(TTAB)提出异议。值得注意的是,商标被异议不等于申请失败只不过案件会由普通的商标申请程序转入具有诉讼性质的对抗程序。如果没有在规定期限内妥善处理,申请人可能因缺席而失去商标注册机会。那么,美国商标在什么情况下会被异议?收到被异议通知后又该如何应对呢?

一、美国商标在什么情况下会被异议?

从异议理由的性质来看,常见情形可以概括为“相对理由”和“绝对理由”。

相对理由:与他人在先权益发生冲突

与他人在先商标存在混淆可能性

这是美国商标异议中较为常的理由。如果申请商标与他人在先商标在文字、读音、含义、外观或整体商业印象上高度近似,同时商品或服务存在一定关联,可能使消费者误认为两个品牌来自同一主体,或者双方存在授权、合作、赞助等关系,在先权利人就可能提出异议。

2.损害他人的在先使用权

美国商标权益与实际使用密切相关。即使异议人尚未取得联邦商标注册,只要能够证明其在申请人之前已经在美国商业活动中使用相关商标,并形成了可受保护的在先权益同样可以对在后的商标申请提出异议。

3.淡化驰名商标或与特定主体产生虚假关联

如果在先商标已经达到美国法律规定的驰名程度,权利人可主张申请商标会稀释其商标的辨识度、贬损其品牌声誉。申请商标包含具有较高识别度的人名、企业名称、机构名称或其他独特标识,并可能使公众误认为申请人与特定主体之间存在授权、赞助或商业联系,相关权利人也可能提出异议。

绝对理由:商标或申请本身不符合注册要求

1.商标缺乏显著性

如果商标仅直接描述商品或服务的功能、用途、成分、质量等特点,或者已经成为相关商品或服务的通用名称,可能会因不具备区分商品来源的作用、缺乏显著性而被异议。

2.商标具有欺骗性或功能性

如果商标对商品的成分、品质、性质或产地等信息作出错误描述,并且可能实质影响消费者的购买决定,就可能因具有欺骗性遭到异议。

3.申请主体或使用基础存在问题

如果申请人不是商标的真正所有人,或者以“意图使用”为基础提交申请时缺乏真实的商业使用计划,第三方可能据此提出异议。申请人以“实际使用”为基础提交申请,但在对应日期前并未将商标合法用于申报的商品/服务上,或是提交的使用证据与实际经营情况不符,也会成为异议的理由。

4.申请材料存在欺诈性陈述

如果申请人明知某项重要信息不真实,仍故意向USPTO作出虚假陈述,并试图据此取得商标注册,可能面临欺诈相关异议。但普通填写错误、非故意遗漏或者材料瑕疵等问题,此类主张需要结合申请人的主观认知、陈述内容及案件证据具体判断。

二、美国商标被异议如何应对?

第一步:核实案件是否已经正式立案

通过USPTO的TSDR和TTABVUE系统核查商标及案件状态:

如果对方仅申请延长异议期限,说明正式异议程序尚未启动。如果TTAB已经发布立案通知,则意味着异议案件正式启动。

第二步:锁定答辩期限,并立即委托美国律师

确认案件已经正式立案后,应第一时间记录答辩截止日期,同时委托具备美国执业资格、能够处理TTAB案件的律师。如果确实需要更多时间,应当及时向TTAB提交延期动议。

第三步:评估异议理由和商业价值,确定处理方向

委托律师后,应尽快完成案件的初步评估,明确对方提出的是相对理由、绝对理由,还是同时包含多项理由。

若为相对理由需要重点核查双方商标的近似程度、商品或服务关联性、在先使用时间、销售渠道、消费者群体以及对方在先权利的有效性。若为绝对理由需要重点核查商标显著性、申请主体、申请基础、善意使用意图、实际使用情况以及提交USPTO的材料是否真实准确。

三种处理方向

应诉:如果对方的权利基础较弱、双方商标或商品存在明显差异,或者申请人拥有较充分的使用证据,可以考虑提交答辩并继续推进案件。和解:如果双方争议可以通过删除部分商品、限制使用方式、区分销售渠道或签署共存协议解决,可以与对方展开谈判。放弃或调整申请:如果品牌尚未实际投入使用,而对方在先权利较强,继续应诉的成本明显高于重新布局品牌的成本,可以评估放弃申请或更换品牌。

第四步:按时提交答辩或办理相应程序

如果申请人决定保留商标申请,应当在TTAB规定的期限内提交正式答辩。如果双方已初步达成和解,需要通过正式的程序文件落实,例如申请暂停程序、提交申请修改、由异议人撤回异议,或者提交双方约定的案件终结文件。如果申请人决定不再保留涉案商标,需要在律师指导下正式办理放弃或案件终结手续。

第五步:保存证据,并按TTAB时间表参加后续程序

答辩提交后,案件进入证据开示期,通常持续6个月左右,双方可互相要求对方提供证据、答复质询,也可提交己方的商标使用证据、知名度证据等

第六步:持续评估和解可能,直至案件终结

在答辩、证据开示甚至审理过程中,双方仍然可以协商解决争议。如果双方无法达成和解,案件将依照程序进入审理和书面意见阶段,由TTAB判断申请商标能否获得注册。

注意事项

① 境外申请人必须委托美国执业律师

根据USPTO规则,非美国本土的商标申请人,在异议等TTAB诉讼程序中,必须由持有美国律师执业证的代理人代为处理。

② 务必严格遵守时限

TTAB对程序期限要求极为严格,答辩、举证、动议等所有环节都有明确截止日。所有期限均以官方通知发出日起算,建议预留充足时间,避免因时差、文件准备延误错过窗口期。

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原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/229263

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