前言:

由于美国商标注册遵循的是“在先使用”制度的特殊性,就导致很多申请人在选择商标申请方式的时候就会首选基于“实际使用”这一更加节省申请成本的方式。在注册之前先让该商标在美国市场上被实际使用一段时间,收集准备好实际使用证明之后,再向USPTO提交注册申请。但是,这样做,就会出现一个无可避免的问题:时间差。实际使用与提交申请期间所空出来的时间,一旦该商标被其他申请人盯上,自己又没有及时提交申请,商标很有可能就会被别人提前注册。这时,当准备好使用证据的申请人去提交申请时,就会出现所提交的商标与已注册或申请中的商标冲突的情况。那么,申请人就会提出疑惑:想注册的商标与已注册或申请中的商标冲突时,是否必然会被驳回申请?我们应该如何应对?今天的文章,为大家解答。

一、问题回答

在美国商标审查中,与在先商标冲突并不必然导致申请被驳回,但需根据具体情形采取针对性策略

二、判断冲突商标是否构成“混淆可能性”

1、初步审查标准

USPTO审查员依据杜邦因素( Factors)综合评估,商标相似度和商品/服务关联性是核心因素。

关键例外:即使商标相同,若商品/服务无任何关联(如“APPLE”用于计算机与“APPLE”用于殡葬服务),仍可能获准注册。

2、突破点分析

①商品/服务差异:

例:在先商标“TIGER”注册于第9类(电池),新申请“TIGER”用于第25类(服装),因类别无关联可能通过审查。

②商标差异化设计:

例:在先商标为纯文字SUN”,新申请“SUN+图形logo”,可能因显著差异被接受(In re Viterra Inc. 案)。

三、非必然驳回的法定例外情形

1、并存协议(Coexistence Agreement)

①适用条件:

双方商标在 实际使用中未造成混淆;

协议明确 使用范围、地域限制 等条款(需提交USPTO备案)。

②成功案例

In re Thomas J. Lipton, Inc. 案中,通过并存协议解决了“LIPTON”与“LIPTON TEA”的冲突。

2、获得在先商标所有人同意(Letter of Consent)

①效力:USPTO通常采信同意书,但保留最终裁量权(In re Bay State Brewing Co. 案)。

②内容要求:需明确声明 不存在混淆可能性,并附证据(如市场共存记录)。

3、部分放弃权利(Disclaimer)

策略:对商标中非显著部分(如通用词汇)声明放弃专用权。

例:申请“CLOUD DATA SERVICES”时,声明放弃“DATA SERVICES”专用权,规避与“CLOUD”商标的冲突。

四、应对策略

1、收到审查意见(Office Action)后的应对步骤

2、程序性救济手段

①请求商标并存注册(Concurrent Use Registration):

需证明申请人在特定地域使用商标且不会造成混淆(15 U.S.C. §1052(d))。

②提起商标无效宣告(Cancellation Proceeding):

若在先商标已注册但连续三年未使用,可基于“未使用”申请撤销(15 U.S.C. §1064)。

原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/200165

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