美国纽约州南区联邦地区法院在去年九月份对一起与亚马逊外观设计专利侵权投诉有关的确认不侵权之诉中作出了判决。
无论是从亚马逊知识产权投诉,还是链接被指控侵权下架之后的不侵权申诉,这两个视角来看,这一判决都对亚马逊卖家有非常深刻的借鉴意义。
PART.1
案件情况
Caraway是一家特拉华州的公司,主要设计、生产以及销售厨具相关的产品,并注册有一系列外观设计专利以保护其厨具,本案涉及的外观设计专利D921,421(下称“D421”)就是其中之一。
Mishan是一家纽约州的厨具公司,在亚马逊平台销售其厨具产品。

Caraway的律师代原告在亚马逊平台发起投诉,声称Mishan上架产品中的锅盖(下称“Mishan产品”)侵犯了Caraway的外观设计专利D421。


Mishan尝试申诉以及联系Caraway要求撤诉无果后,发起此确认不侵权之诉。
而Caraway认为,Mishan持续地推广、制造、上架、销售侵权产品,构成故意侵权。
PART.2
法院观点
法院参照埃及女神案(Egyptian Goddess),依据普通观察者测试,将外观设计专利的侵权分析分为两个步骤。
第一步,初步分析
法官会观察外观设计专利的绘图,并与涉案产品比较,以确认它们是否看起来实质性相同。
如果两者明显不同,以至于普通观察者不会误以为涉案产品与专利的设计相同,那么就不存在侵权行为。如果两者并非明显不同,则进入第二步分析。
第二步,在外观差异较不明显的案件中考虑现有技术,即涉案产品与专利中的设计的相似特征是否也存在于现有技术中。
如果涉案产品具有与专利中的设计相似的特征,而这些特征又不存在于现有技术中,那么涉案产品就很可能被认为与专利中的设计高度相似,从而构成侵权。
如果专利中的设计由旧有特征的组合构成,但该设计产生的外观与涉案产品相似而容易引起混淆——即使对熟悉类似现有技术的设计的观察者而言也是如此——那么认定侵权就是有正当理由的。
按照以上两个步骤,法院先观察D421专利以及Mishan产品。
D421专利中的握把部分绘制为虚线,且专利中明确虚线部分不构成外观设计的保护范围,因此握把不是D421专利的一部分。


没有现有技术提供一个参考框架时,很难回答一物是否与另一物相像的问题。
但是在一些较少出现的情况下,外观设计完全不同而没有一个普通观察者会误以为涉案产品与外观专利的设计相同,本案便是这一情况。法院认可涉案产品与D421专利有两项差异一目了然。
D421专利中上表面是完全平坦的,而Mishan产品中锅盖的上表面在边缘处存在一圈斜坡状倾斜,且中间向上凸起。

二者的底部也不相同。D421专利的底部有两个分开的半圆形凸缘,而Mishan产品底部仅设有一个由一整圈连续不断的环形壁构成的凸缘。

考虑到握把不是D421专利的一部分,一旦将上述两项差异移除,仅剩的相似点就只有——D421专利和Mishan产品都是圆的。
Caraway没有试图去主张其外观专利包括所有的圆形餐具盖子,他也不可能合理地提出这样的论点。
鉴于Caraway没有对D421专利和Mishan产品的相似性提供更多的说明和证据,法院认为二者的差异远超相似之处,而无需再进行第二步的分析。
法院考量到分析的完整性,经过论证后裁定Mishan在其动议中提及的现有技术不能为法院裁决时考量。
但是这几乎已经不会给Mishan带来不利影响,因为第一步的分析结果已经足以让法院批准其动议,判决Mishan产品对D421专利不构成侵权。
案件启示
本案涉及的诉讼与亚马逊平台投诉有关,对于亚马逊卖家来说,无论是希望维权投诉,还是遭受无辜产品被下架而申诉无门,都有值得借鉴的意义。
对于维权投诉的卖家,首先需要肯定的是,其基于智力成果以及获取到的权利凭证而进行正常的维权活动,本身是行使合法权利的行为。
但是如果卖家只是为了打击掉平台上的同类竞品而在相似度不高的情况下进行投诉,这种不正当的行为不会得到法院支持,也有可能会因为扰乱平台的环境而引起平台的注意或者标记。
而无辜遭受投诉的卖家,可以先根据平台规则进行不侵权申诉。如果产品存在较大抗辩空间而申诉持续未获通过,那就需要考虑诉讼这一兜底性措施了。
卖家可以综合产品的商业价值考量是否向法院提起确认不侵权之诉。
本案从发起诉讼到法院作出判决,花费时间超过10个月。如果被指控侵权投诉下架的产品与链接具备较高的商业价值,或者预计销售旺季即将到来,卖家发起确认不侵权之诉后,还可以考虑通过申请禁令,请求法院暂时恢复链接,以尽量减少投诉以及诉讼对经营活动带来的影响。
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