收到美国专利商标局(USPTO)的审查意见通知书(OA)后,如何规范、有效地进行答复,是决定专利能否顺利授权的关键一步。尤其在权利要求修改部分,USPTO对该部分修改的可视化表达有明确、强制的格式规定,任何格式瑕疵、标注错误都可能导致修改内容不被审查员采纳,甚至引发程序缺陷,延误专利授权进程。

所以,今天小微要介绍的就是在OA答复中,权利要求到底要怎么修改?有哪些格式、内容是需要注意的,今天一一给大家盘点清楚~

1.权要修改标记规则

提交的答复文件中,所有新增、删除的内容必须采用标准标记,否则审查员将视为“未修改”或“修改不清晰”,直接导致答复效率降低或缺陷产生。

· 新增内容:新增的文字、标点、数字,需使用下划线标出;

示例:

原权利要求:一种装置,包含 A、B、C。

修改后:一种装置,包含:A、B、C和D。

· 删除内容:使用删除线标出,如果删掉的内容少于5个字符,需用双括号标出;

示例:

原权利要求:一种装置,包含:A、B、C和D。

修改后:一种装置,包含:A、B、[[C]]和D。

2.权要状态标识

根据37 CFR 1.121和《美国专利审查程序手册》(MPEP)第714章,提交的每一项权利要求,都必须在项号后面用括号标注当前的法律状态,让审查员一眼就能清楚知道它的最新状况。

3.权利要求编号要求

在国内,如果删除了权利要求3,为了让权利要求的编号保持连续,通常会把后面的权利要求4重新编号为3。

但在美国,如果取消了权利要求3,不能把这个项号分配给其他权利要求,也不能直接从列表里删掉,必须保留项号,并标注对应的状态。

如果原案有10项权利要求,现在要新增一项,哪怕之前取消了第3项,新增的也只能叫 Claim 11,不能叫 Claim 3,权利要求的编号一旦确定,就不能随意更改,这是答复时极易出错的地方。

4.权要修改范围

权利要求修改的根本原则是:不得引入新内容,且任何修改必须得到原始说明书、权利要求书或附图的支持。

针对非最终驳回(Non-Final OA),修改自由度较高,可以实质性地改写现有权利要求或新增权利要求,只要不超出原始公开范围,如:

· 扩大或缩小权利要求范围;

· 新增独立权利要求或从属权利要求;

· 重写权利要求书;

· 删除不必要的限制特征。

针对最终驳回(Final OA),修改受到相对更严格的限制,不得扩大权利要求范围,也不能新增独立权利要求,通常只能:

· 删除权利要求;

· 按照审查员的建议进行修改;

· 将未被驳回的权利要求改为更规范的形式。

5.其他注意事项

①注意答复期限

一般为发文日起3个月可延长3个月),逾期未答复,专利申请将被视为放弃,且恢复程序成本极高。

②及时更新信息披露声明(IDS)

若在答复OA过程中发现了新的相关现有技术(Prior Art),必须在答复中一并提交信息披露声明(IDS);未及时提交IDS的,可能导致专利在后续无效程序中被认定为“未履行诚实信用义务”,直接导致专利无效。

③答复重点

· 证据优先,证明技术方案的可行性和技术效果;

· 针对性反驳,强调发明的非显而易见性、新颖性等;

· 若确实存在技术重叠,通过修改权利要求规避,而非强行辩解。

美国专利OA答复的核心,一半在“内容合规”,一半在“格式规范”。一些看似细小的细节,恰恰是决定答复能否被USPTO认可、专利能否顺利授权的关键。

原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/214151

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