美国作为高度发达的现代化国家,具有世界上规模最大最发达的现代化市场经济,越来越多的中国企业选择在美国注册专利布局全球市场,但是,随着中国企业在美国提交的软件专利不断增多,申请人也不可避免会碰到一些难题,其中,101问题可以说是非常常见的问题之一。对于申请人和代理人来说,需要注意的是美国遵循案例法,法院对101问题的观点实际上反映了美国产业和经济的发展要求,因此研究如何有效应对和克服101问题是非常重要的。

一、关于101问题

实际上就是所谓的客体问题,具体是指专利申请请求保护的内容不属于专利保护的对象。

美国专利法第101条规定的发明专利可专利客体包括四类:方法、机器、制品或物质组成,以及他们的改进。专利客体必须是四种中的一种。其中:①方法指一个或多个动作或步骤;②机器指由元件组成的实体;③制品指人造的具有有形实体的物;④物质组成指物质或复合制品的组成,如化合物、混合物等。

值得注意的是,在美国专利申请时,101问题答复成功的难度较高,客体实际上无所不包,难以用概括性的语言对哪些客体可受专利保护进行界定,审查员的审查过程中也可能会掺杂一些主观判断,要想完全说服审查员,对于答复人的专业要求很高。

二、对是否符合101条款的判断步骤

步骤1:判断权利要求是否属于第101条规定的4个法定类型之一,如果不属于则直接认为不满足第101条;

步骤2A:如果属于第101条规定的4个法定类型之一,进一步判断是否属于以下司法例外情形:自然法则、自然现象或抽象概念,如果不属于则判断满足第101条;

步骤2B:如果属于司法例外情形,进一步判断权利要求作为一个整体是否显著超过司法例外情形,如果是则判断满足第101条,如果不具有则判断不满足第101条。

注意:在步骤2B中,所谓显著超过司法例外情形,即权利要求不仅止于对自然法则、自然现象或抽象概念的描述,而是存在具有实际意义的附加限定,使权利要求不会垄断被该自然法则、自然现象或抽象概念所涵盖的所有发明。

三、对101问题的防范措施

根本措施是深入理解法条、案例,有针对性地撰写答复。如果想要真正地防范101问题,申请人需要理解审查方式,以基于审查逻辑来制定答复逻辑,同时,可以结合自身案件所处领域,深入研究美国审查指南中的相关案例,在撰写时结合参考案例制定申请文件的撰写策略。

随着科学技术的进步和人类社会的不断发展,新的客体也在不断涌现,美国法院也在顺应时代需要,通过判例影响和改变可专利客体的判断标准。因此,对于一些有争议客体的适格性问题,虽然美国历史上可能曾经采取过肯定或否定的态度,但并不代表当前或今后对于相同类型客体的看法仍然保持不变。

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原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/146819

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