前言:

美国专利授权后被他人挑战无效时,核心遵循“专利推定有效”原则,举证责任由提出无效主张的一方承担,但不同程序中的证明标准存在显著差异。专利权人应对的关键在于精准识别程序类型、依托证明标准差异构建抗辩体系,并做好证据管理与时限把控。以下从举证责任核心规则、主要无效程序应对路径、分阶段策略及关键实务要点展开说明。

Part.1举证责任与证明标准核心规则

根据《美国专利法》35 U.S.C. § 282规定,专利授权后即被法律推定有效,且每项权利要求均独立享有有效性推定,不受其他权利要求状态影响。这一推定构成无效挑战的基础障碍,举证责任始终由主张专利无效的请求人承担,但具体证明标准因审理程序不同而有所区分,直接影响抗辩策略的制定。

1、司法程序(联邦地区法院、ITC):采用“明确且令人信服”(Clear and Convincing Evidence)标准,这是民事诉讼中较高的证明标准。请求人需提供足以消除法官或陪审团对专利有效性合理怀疑的证据,仅证明“可能无效”或“存在合理疑问”不足以胜诉。实践中,该标准对专利权人形成较强保护,尤其当专利审查档案中已体现审查员对关键现有技术的考量时,请求人突破推定的难度更大。

2、行政程序(PTAB主导的IPR/PGR等):采用“优势证据”(Preponderance of the Evidence)标准,即请求人证明“专利无效的可能性大于有效可能性”即可。该标准低于司法程序,因此PTAB程序中专利被宣告无效的概率相对较高,专利权人需更注重权利要求修改与证据反驳的结合。

3、例外情形:若专利权人能证明审查员在授权过程中未考虑过某份关键现有技术,且该技术对有效性判定至关重要,法院可能降低有效性推定的权重,但即便如此,举证责任仍未转移,请求人仍需以相应标准证明无效主张。

Part2主要无效程序类型与针对性应对路径

美国专利无效主要通过行政途径(PTAB主导)和司法途径(联邦法院/ITC)开展,不同程序的启动条件、适用理由及应对重点存在显著差异,专利权人需先精准识别程序类型再制定方案。

1、行政程序:PTAB主导的IPR与PGR(最常见路径)

PTAB(专利审判和上诉委员会)主导的双方复审(IPR)和授权后复审(PGR)是当前挑战专利有效性的主要渠道,其中IPR占比超90%。2025年USPTO新政策实施后,立案阶段增加了局长裁量环节,为专利权人提供了更早的抗辩机会。

(1)IPR程序:启动于专利授权后9个月,仅可基于35 U.S.C. §102(新颖性)和§103(非显而易见性)提出,证据限于在先专利和公开出版物。应对核心要点包括:

①立案前抗辩:利用2025年新政策,主张“当事人既定预期”请求裁量驳回。若专利已生效较长时间(如iRhythm案中专利生效13年、Dabico案中生效近8年),或请求人早已知晓专利却未及时提出挑战,可依据USPTO代理局长确立的判例,主张请求人的挑战违背“既定预期”,从而避免立案。此外,还可基于“重复诉讼”“质疑力度不足”等裁量因素提驳回申请。

②实体答辩与修改:若立案成立,需在1个月内提交初步答辩(POPR),核心是区分专利与现有技术的差异,重点论证区别技术特征带来的非显而易见性效果。同时可提交权利要求修改动议,通过合并、删除或限缩权利要求范围消除无效风险,但不得扩大保护范围或增加新主题。实践中,修改后的替代权利要求需满足书面描述要求,否则可能被CAFC推翻(如ZyXEL案中UNMRI的替代权利要求因附带禁止反言问题被发回重审)。

③证据与专家管理:针对请求人的专家报告,可从“可信度”角度反驳(如指出报告系照搬先前诉讼文件、未结合本案技术特征分析),但需注意CAFC通常认为此类问题不影响证据可采性,仅影响证明力。专利权人需提交己方专家证言,结合技术领域常识论证现有技术结合动机不足,或证明专利技术取得了商业成功等辅助性证据。

(2)PGR程序:仅可在专利授权后9个月内启动,适用理由覆盖所有无效情形(包括§101可专利性主题、§112说明书充分性等),证据类型不限。应对重点在于全面抗辩说明书的充分性与权利要求的明确性,需提供研发记录、实验数据等证明说明书已满足“本领域技术人员可实施”的要求,同时针对§101抗辩,需明确专利技术不属于“抽象概念、自然规律或自然现象”范畴。

2、司法程序:联邦地区法院与ITC

司法程序中的无效主张通常与侵权诉讼相伴生(如被控侵权人以无效作为抗辩或反诉),或通过确认不侵犯专利权诉讼提出。应对核心是充分利用“明确且令人信服”的高证明标准,强化专利有效性推定。

(1)程序衔接处理:若同时存在PTAB程序与司法诉讼,约70%的司法案件会中止审理等待行政程序结果。专利权人可根据案件进展,主张“行政程序无法覆盖全部无效理由”或“延缓审理将造成不可挽回损失”,申请解除中止以加快司法进程。

(2)实体抗辩要点:庭审中需重点提交专利审查档案(File Wrapper),证明审查员已考虑过请求人提出的现有技术,强化有效性推定权重。针对§112无效理由,可提交发明人证言、原始研发数据证明说明书的充分性;针对§101理由,需结合最新司法判例(如Alice案标准)论证专利技术的“技术性应用”特征。

(3)禁反言规则适用:若PTAB已就某一理由作出无效或有效裁决,请求人在司法程序中不得再基于“已提出或合理应提出”的理由挑战专利,专利权人可据此排除重复质疑。

3、单方复审程序

由专利权人或第三人在专利有效期内提出,仅可基于§102/103理由,证据限于专利和出版物。该程序举证标准为优势证据,且无禁反言限制。专利权人作为被请求人时,应对重点是配合审查员厘清现有技术与专利的差异,主动补充区分性证据,避免权利要求被无效。

Part3分阶段应对核心策略

1、应急响应阶段(收到通知后72小时内)

组建“法律+技术”专项团队,明确分工:法律人员梳理程序类型、时限节点及请求人核心理由;技术人员(发明人优先)初步评估权利要求可抗辩性,识别关键技术差异点。同时立即调取专利审查档案,核查请求人提出的现有技术是否已被审查员考虑过,为后续抗辩奠定基础。

2、策略制定阶段(14天内)

完成全面现有技术检索,确认是否存在未被请求人提及的关联技术,评估权利要求修改空间。针对PTAB程序,重点分析是否符合裁量驳回条件;针对司法程序,制定“审查档案+专家证言+商业证据”的组合抗辩方案。若涉及医药、通信等技术领域,需结合行业特殊规则(如药品专利的《Hatch-Waxman法案》框架)调整策略。

3、程序推进阶段(举证与庭审准备)

严格遵守时限要求提交答辩文件:PTAB程序中,立案前2个月内提裁量驳回、1个月内提初步答辩;司法程序中,按诉答规则提交答辩状并参与证据开示。证据开示阶段需主动交换己方证据,同时对请求人证据的真实性、关联性提出异议,必要时申请证据保全。庭审前进行模拟演练,强化技术人员与法律人员的配合,确保技术差异点的论证清晰易懂。

4、后续救济阶段(裁决后)

对PTAB裁决不服,需在6个月内向CAFC提起上诉,上诉重点围绕“事实认定错误”(如现有技术结合动机的认定缺乏证据支持)和“法律适用错误”(如修改动议的审查标准适用不当)。对联邦地区法院判决不服,同样上诉至CAFC,CAFC的裁决可进一步上诉至联邦最高法院,但最高法院受理率较低。此外,无论何种程序,均可在裁决作出前与请求人协商和解,通过权利要求修改、交叉许可等方式终止无效程序。

Part4关键实务要点与风险提示

1、协议优先规避风险专利授权后,可与潜在竞争对手签订许可协议,减少无效挑战概率;若已面临挑战,和解时需明确约定无效程序终止条件及后续权利行使规则。

2、专家证言质量把控:专家需具备对应技术领域的从业背景,证言需结合本案具体技术特征,避免泛泛而谈。实践中,照搬先前诉讼的专家报告可能被认定为可信度不足(如ZyXEL案),需针对性调整内容。

3、关注政策与判例更新:USPTO对PTAB立案的裁量标准持续调整,“既定预期”已成为重要驳回理由,专利权人需及时利用新政策(如专利生效超5年且无早期质疑记录时,优先提裁量驳回);同时跟踪CAFC最新判例,确保抗辩策略符合法律适用趋势。

4、审查档案的核心价值:审查档案是强化有效性推定的关键证据,需重点梳理审查员与申请人的沟通记录,证明专利授权经过了严格审查,尤其当请求人提出的现有技术已被审查员考量过时,可显著降低无效风险。

总结:

应对专利无效宣告的核心逻辑是“依托推定有效原则,适配程序证明标准”:PTAB程序中以“裁量驳回+权利要求修改+证据反驳”为核心,司法程序中以“高证明标准+审查档案+商业证据”为依托。举证责任虽始终在请求人,但专利权人需主动构建抗辩体系,通过精准的程序应对与扎实的证据支撑维护专利有效性。建议提前建立专利审查档案管理库,定期开展有效性自查,针对高价值专利制定专项无效应对预案。

若需进一步细化某类程序(如IPR裁量驳回)的应对方案,或需要“初步答辩(POPR)模板”“证据清单模板”,可随时告知具体需求。

原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/204928

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