贴牌 是否侵权？

孙海龙 姚建军 ：贴牌中的商标问题研究2011-6-22 摘要：采用实证研究的方法，紧密结合我国审判实践，通过对相关法律规范和典型案例的研究，借用法律经济学，对贴牌企业涉及的商标争议焦点进行了法理分析，着重论述了商标案件中是否以混淆原则、产品是否在国内销、是否以发生实际损失作为判定构成侵权要件的依据，梳理出目前讨论的解决法和学术观点，并提出了对策建议。关键词：贴牌　商标侵权　国际贸易 一、贴牌是否构成侵权的争议焦点及法理分析 贴牌是贸易的一种形式。贴牌行为具体分为四种情形：第一种为方在同一种商品上使用与商标相同的贴牌商标的行为；第二种为方在同一种商品上使用与商标近似的贴牌商标的行为；第三种为方在类似商品上使用与商标相同的贴牌商标的行为；第四种为方在类似商品上使用与商标近似的贴牌商标的行为[1]。经过梳理有关的文献资料，笔者将目前学术界和实务界针对涉外贴牌商标侵权问题的主流观点和争议焦点作如下分析： （一）造成混淆是否为商标侵权的构成要件 我国《商标法》第五十二条规定：在同一种商品或者类似商品上使用与商标相同或者相似商标的，属侵犯商标专用权的行为。由此可以得出，我国《商标法》并未将混淆作为判断商标侵权或者商标侵权构成要素的重要标准[2]。《商标法》及其实施条例仅在驰名商标保护等方面明确地提出了混淆、误认的要求[3]。至于有关商标的司法解释[4]将混淆可能性作为判断类似商品和近似商标的考虑要素，并作为一定条件下认定商标侵权的要件，这主要是为防止商标权扩张范围过大，避免妨碍他人的自由竞争。 然而，一些学者坚持认为，混淆原则是判断商标侵权的基本原则，如果未达到混淆则不宜判定商标侵权[5]。贴牌是基于有权使用商标的人的委托，且受委托贴牌的商品不在中国境内销，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应认定为侵权。在司法当中这一论点也有过一定的体现。北京高院曾经认为，造成相关公众的混淆、误认是构成侵权的前提。2004年2月18日公布《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发[2004]48号），其中第十三条回答：受境外商标权人委托贴牌的商品仅用于出口，其商标与权利人的商标相同或者近似的，其行为是否构成侵权这一问题时，明确指出：造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯商标专用权的前提。贴牌是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托贴牌的商品不在中国境内销，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。北京高院作为全国知识产权审判经验最丰富的法院之一，其立场对司法实务界和理论界具有很强的影响，[6]。无独有偶，浙江省的相关案例也出过类似判例，如浙江省义乌市聚宝日化有限公司诉义乌工商行政管理局行政诉讼案[7]。??2005年11月义乌市聚宝日化有限公司对义乌工商行政管理局就其侵犯列兹·查尔斯有限公司“ritz”商标权而进行的行政处罚不服，向义乌市人民法院提起行政诉讼。义乌市人民法院认为，义乌市聚宝日化有限公司受美国消费品有限责任公司（美国“dela ritz”商标权人）的委托，标注“delaritz”商标的产品销往美国的行为，仅限于生产领域，并未进入国内市场，不会造成相关公众的混淆和误认，生产该产品本身不构成对列兹·查尔斯有限公司（中国“ritz”商标权人）的商标侵权。但义乌市聚宝日化有限公司在生产后将标注有“the ritz”、“de la ritz”字样的化妆品在国内销，侵犯了列兹·查尔斯有限公司的商标权。而义乌工商行政管理局行政处罚中对义乌市聚宝日化有限公司生产标注“delaritz”商标的产品构成商标侵权的决定，属适用法律、法规错误，法院判决撤销义乌市工商行政管理局的行政处罚决定。该判决的要旨在于：如果不在国内销，就不存在混淆，仍然是以混淆作为判定要件。 当然，目前的法律规定并非没有需要完善之处，对企业是否侵权讨论较多，但法律规定不明确恰恰表现在定作人的委托行为在特定情况下是否被认定侵权方面。在《商标法》第五十二条、《商标法实施条例》第五十条和相关司法解释中规定的商标侵权行为中均未规定贴牌的定作人委托行为构成侵权的具体条件，只有在北京高院2006年3月7日颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第二十一条中规定：“承揽带有他人商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有商标专用权进行审查。未尽到注意义务侵犯商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。”正因为法律规定不明确，造成在相关案例中，有的是将委托人与方作为共同被告，有的是只由方承担责任[9]。这在常识看来是匪夷所思的事情：一个合法商标权利人在其本国享有完全合法的商标权，却因购另一国的劳务而使自己使用自己的商标而侵权。但是这一匪夷所思的推论却因目前立法的一些不明而在现实当中成为合理的逻辑推论。 （二）能否以产品是否在国内销作为侵权判定的构成要件 对于这一问题理论界似乎少有争议，但实务过程中却仍然存在值得讨论之处。以广东高院于2006年4月27日判决佛山市泓信贸易有限公司（简称“泓信公司”）诉广州海关行政诉讼案为例。2004年深圳市恩同公司诉阿联酋客商史丹利公司、泓信公司“henkel”商标侵权案中，广州海关认定泓信公司的行为构成商标侵权后，泓信公司不服，向广州中院提起行政诉讼。广州中院判决广州海关胜诉，泓信公司不服，提起上诉。广东高院认为贴牌方泓信公司侵权证据确凿，按照我国《知识产权海关保护条例》的规定，国家禁止侵犯知识产权的货物进出口，海关可以依照有关法律和条例对涉嫌侵权货物进行扣留调查，维持了一审判决。泓信公司提出的诉讼理由是其并未在国内销，且定作方在其本国（即商品的最终销地）拥有商标的合法使用权。对此行为有人提出因商品未在中国销，未对中国的商标持有人造成任何实际的损害。对方的贴牌行为不宜认定为侵权行为，但最终这一司法判例仍然确立了侵权判定并不以是否在国内销作为依据[10]。 我国现行《商标法》第五十二条规定，未经商标人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与商标相同或者相似商标的，即属于侵犯商标专用权。《商标法实施条例》第三条规定：商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。解读该条规定可见，侵权的认定并不以产品在国内销为前提。同时，相关规定明确“对外贸易经营者在从事进出口活动中，对他人指定或者使用的商标，……该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上的商标相同或近似”[11]。由此笔者认为，在司法实践中认定方承担侵权责任是符合我国现有的法律条款规定的。 （三）是否以发生实际损失来判定侵权的依据 商标权作为一种知识产权，其损失往往处于一种不可估计的进行时状态，根据trips协议第五十条要求，成员国当局应该禁止这种“即发侵权”，也就是把侵权产品制止在进入流通渠道之前，而不是之后。中国作为世贸组织的成员国亦应遵守该规定。最高人民法院在商标侵权民事责任承担问题上明确指出：请求保护的商标未实际投入商业使用的，确定民事责任时可将责令停止侵权行为作为主要方式，在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的事实，除为维权而支出的合理费用外，如果确无实际损失和其他损害，一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿；人或者受让人并无实际使用意图，仅将商标作为索赔工具的，可以不予赔偿[14]。笔者认为，最高人民法院的规定是符合适度保护原则的，是否发生实际损失不应作为是否判断侵犯商标专用权的构成要件。 三、是否给予涉外贴牌企业商标侵权纠纷法外恩的思考 尽管理论界对涉外贴牌企业商标案的法律纷争仍未形成最终的意见，但现有的司法判决还是普遍倾向于认定企业的贴牌出口行为构成侵权。“进行特殊立法的理由都不足，而市场需要的倒是相反的政策导向和信息[16]。”正是基于此，越来越多的司法判例回归到倾向侵权的轨道上来，多数法院都出了肯定侵权的认定。 有学者认为，oem是一种承揽关系。我国《合同法》中承揽属于完成工作成果的合同。由于贴牌方在生产中，所需的原材料有的由贴牌方，有的由受托方根据委托方的要求自行采购，因此贴牌包括合同和定作合同，而后者已脱离，是在他人的物上劳作的本义。在大多数情况下贴牌生产的提法比贴牌更接近事实和法律本质[17]。还有学者认为，涉外贴牌商标侵权纠纷的应参照适用《联合国国际货物销合同公约》的规定，权利人不能以出人的国家的法律为基础主张权利，而应当以销地国家的法律为基础主张权利。因为，只有在货物的销地，才会发生挤占权利人市场，损害权利人利益的问题。而在出人的国家，不存在货物销，不会挤占权利人的市场，损害权利人的利益，也不会发生消费者混淆的问题[18] 以上观点，都是在理论上寻求一个支点，突出贴牌贸易的特殊性，从而排除其侵权的责任。换言之，就是在为涉外贴牌商标侵权“法外恩”。这些理论究竟能否成立呢？但值得关注的是，贴牌，对我国商标权人和国家发展出口、促进经济发展有利，如何平衡这种利益关系，还值得进一步研究。还有学者从法律文字的角度加以辨析，认为我国《商标法》第五十二条规定：未经商标人的许可，在同一种商品或者类