近日,美国专利商标局(USPTO)发布专利复审实践更新指南,确立了“单方复审程序中实质性新问题认定的预审程序”,该程序适用于2026年4月5日及之后提交的单方复审请求。至此,USPTO对已授权专利纠错的长期实践将迎来进一步调整。

在原有程序中,第三方提出复审请求后,USPTO在是否准予复审的预审阶段,仅审查请求方材料,且必须在3个月内作出是否构成实质性新问题的认定,在此之前无法听取专利权人提交的相关意见(参见《联邦法规汇编》第37编第1.530(a)条、第1.540条)。

而新程序允许专利权人在USPTO作出准予或驳回复审请求决定前(即预审阶段),针对第三方提出的复审请求提交意见书,但须遵守该新程序规定的各项相关要求。该意见书能够帮助USPTO更全面地理解复审请求中主张的技术内容。

“意见书”相关要求:

①提交时限:

自复审请求送达之日起30日内提交,不可延期。

②文件格式:

· 文件标题需统一为“专利权人前置意见书——供实质性新问题(SNQ)认定参考”;

· 正文不超过30页,可附声明书(不计入页数);

· 需符合37 CFR 1.52格式要求(12号字、1.5倍行距等)。

③内容限制:

不得论证与USPTO此前依据325 (d)条分析重合的问题。

第三方请求人无权针对专利权人提交的预审阶段材料作出回应,仅可基于特殊情形提出申诉。例如,若第三方认为专利权人存在对事实或法律的虚假陈述,且该不实陈述将实质性阻碍“实质性新问题”的判定。

若预审阶段书面陈述成为常规操作,复审程序的整体成本将对各方均有所增加。对权利人而言,能提前在立案阶段抗辩,有望直接阻止复审启动,避免漫长程序与高额费用,守住专利稳定性,但时间紧迫对响应效率要求极高;对第三方而言,实质性新问题认定标准被变相提高,第三方可能需要多次提交复审请求直至获得支持。

中微知著提醒大家:

对权利人:

务必高度重视30日不可延期的意见书提交时限,提前做好案件研判与材料准备;精准把控意见书格式、篇幅与内容边界,避免因形式瑕疵或内容违规被驳回;充分利用前置抗辩机会,从源头阻击不当复审,筑牢美国专利稳定性防线。

对第三方:

需提高复审请求的证据质量与论证严谨度,充分预判专利权人前置抗辩要点;合理评估新规下复审获批难度,避免盲目提交导致成本损耗;严格依据特殊情形主张申诉权利,确保申诉理由充分、证据扎实。新规实施后,专利复审博弈前置、节奏加快、专业门槛显著提升,无论是专利权人还是第三方,均需适配新规则、优化应对策略。

原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/219369

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